O conflito entre nomes de domínios e marcas

Jurídico em Tela - 29/01/2010 - [ gif ]
Assunto: Domínio

Recentemente, foi publicado no Rio de Janeiro Acórdão (1) que reformou sentença que reconhecia o direito ao nome de domínio à empresa titular da marca perante o INPI.

No caso em tela, a relatora Des. Teresa Castro Neves, se pautou principalmente em normas gerais de propriedade intelectual e na Resolução 001/98 do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Conforme o teor do referido Acórdão, deve prevalecer o princípio da especialidade, ou seja, gozará de proteção a marca dentro do seu nicho de mercado. Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, as partes litigantes exercem atividades totalmente diversas – uma na área de consultoria e a outra na de edição e gráfica, inexistindo qualquer situação de locupletamento ilícito ou concorrência desleal.

Ademais, a decisão também salientou as regras da Resolução 001/98 que estabelece como condição para registrar nome de domínio na internet o “first to file”, i.e, o primeiro a registrar, com a ressalva de que o nome de domínio não contenha marcas de alto renome, notoriamente reconhecidas, ou ainda, palavras de baixo calão.

Assim, de acordo com a Desembargadora, tendo em vista que a pretensão da Apelada não apresenta subsunção às normas e aos princípios destacados, não possui portanto, o direito de ter pra si o nome de domínio registrado pela Apelante só porque havia a prioridade da marca junto ao INPI.

Com o advento da internet, litígios como este, envolvendo questões da seara virtual tem sido recorrentes nos tribunais do país. Neste âmbito verificam-se muito comuns as ações que envolvem o direito marcário e nomes de domínio.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entendido que é possível resguardar os direitos do titular de marca anteriormente registrada no INPI quanto à proteção do respectivo nome de domínio, desde que presente a má-fé daquele que primeiro registrou o domínio junto à FAPESP.

Assim, uma vez configurada a intenção do detentor do nome de domínio em levar o consumidor a erro por meio de associações indevidas, ainda que a marca previamente depositada no INPI não seja notória, há que salvaguardar o titular da marca. Neste sentido fundamenta o Des. Edilson Fernandes, da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, no Acórdão constante nos autos n° 2.0000.00.409856-6/000:

“Ora, é incontestável que qualquer veiculação objetivando disseminar serviço ou produto atinente à marca de propriedade da apelada via internet, cujo nome de domínio na rede pertence a um terceiro, traz fortes indícios de enriquecimento ilícito deste, razão pela qual deve o endereço eletrônico pertencer ao respectivo detentor da marca, nome empresarial e título da sociedade empresária.”

Importante salientar que a presente matéria não possui entendimento pacífico pelos Tribunais pátrios.

A exemplo disso e, divergindo das decisões supra colacionadas, a Primeira Câmara de Direito Privado de São Paulo decidiu(2) manter a sentença de 1° grau que determinava o cancelamento do registro do nome de domínio “www.avanco.com.br” por uma empresa de informática, por entender que, ainda que atuem em nichos de atividades diferentes é evidente o uso indevido da marca AVANÇO cuja titular é empresa do ramo farmacêutico.

Este caso de fato, abre precedentes para proteção de nomes de domínio coincidentes com marcas já registradas que, embora bastante conhecidas, não gozem do status formal de “alto renome” junto ao INPI.

Destarte, conforme pode se constatar pelos exemplos acima, até que o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifeste, esta questão acerca do conflito entre nomes de domínio e marcas permanecerá suscetível de diferentes entendimentos e interpretações.

(1) Apelação Cível n° 2009.001.68705 – Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

(2) Apelação Cível n° 497.069-4/0-00 – Primeira Câmara de Direito Privado de São Paulo